标准必要专利禁诉令与反禁诉令颁发的冲突及应对
作者简介:
祝建军,深圳知识产权法庭法官,法学博士、博士后
习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时强调,要维护知识产权领域国家安全,完善跨境司法协作安排,加大对我国企业海外知识产权维权援助。祝建军撰文指出,对待禁诉令与反禁诉令颁发的冲突问题,我国既要坚持维护国家的司法主权原则,对损害我国国家利益的行为进行有效反制,也要坚持遵守国际礼让原则,避免与其他国家的司法管辖权产生不必要的冲突,以维护有序的国际市场和司法环境。
前 言
一、问题提出:标准必要专利禁诉令与反禁诉令颁发引发的冲突
经过改革开放以来的快速发展,我国的无线通信企业有了长足的进步,在国际市场上的竞争力也越来越强,除了华为公司、中兴公司以外,还涌现出小米公司、OPPO公司、VIVO公司等高新技术企业。许多外国的标准必要专利权人尤其是非专利实施实体(以下简称NPE)因无法与中国无线通信企业达成标准必要专利许可协议而产生纠纷,中国企业成为标准必要专利国际平行诉讼的主要诉讼主体。最近,在小米公司与交互数字公司(InterDigital Inc.,以下简称IDC)的标准必要专利国际平行诉讼中,双方在中国法院和印度法院互相申请颁发禁诉令和反禁诉令,颇引人关注。
IDC是一家非专利实施主体。自2015年开始,小米公司与IDC经过几年的标准必要专利许可谈判无法达成许可协议并产生纠纷。2020年6月,小米公司将IDC起诉至武汉市中级人民法院,请求人民法院按照公平、合理、无歧视的FRAND原则裁决IDC应给予小米公司3G、4G标准必要专利组合的全球许可费率或许可费率范围。为了制衡小米公司,2020年7月,IDC在印度德里高等法院起诉小米公司侵害其8件标准必要专利权,请求法院给小米公司颁发临时禁令和永久禁令,并承担侵害专利权的补偿性和惩罚性赔偿责任。
二、中外当事人互相申请颁发禁诉令和反禁诉令冲突的原因
(一)英美法系的禁诉令制度是造成禁诉令与反禁诉令颁发冲突的根源
从国际司法实践来看,广义的禁诉令通常包括狭义禁诉令、禁执令和反禁诉令三种。狭义禁诉令是指一国法院根据其受理案件一方当事人的申请,针对另一方当事人颁发命令,责令另一方当事人撤回在其他国家法院就相同或类似纠纷提起的诉讼。禁执令是指一国法院根据其受理案件一方当事人的申请,针对另一方当事人颁发命令,责令另一方当事人在一定期间内不得申请执行他国法院就相同或类似纠纷作出的具有可执行效力的判决。反禁诉令是指一国法院根据其受理案件一方当事人的申请,针对另一方当事人颁发命令,责令另一方当事人撤回在他国法院提出的禁诉令申请,或者不得申请执行他国法院已经作出的禁诉令裁决。禁诉令和禁执令在一定程度上体现出进攻性,而反禁诉令则表现出被动防御性。
从世界范围来看,无线通信领域标准必要专利纠纷经常以国际平行诉讼的方式展现,英美法系国家开始在该领域适用禁诉令制度,以维护本国法院对发生在本国的诉讼行使司法管辖权,从而直接或间接排除或限制了他国法院对双方纠纷行使司法管辖权。比如,摩托罗拉公司与微软公司因无法就无线局域网、视频编码标准必要专利达成许可协议引发纠纷,2010年11月,微软公司首先在美国华盛顿西区联邦地区法院起诉摩托罗拉公司,请求法院认定摩托罗拉公司给出的报价违反了FRAND义务。摩托罗拉公司不甘示弱提出反诉,请求法院认定其报价符合FRAND义务而微软拒绝该报价无权获得许可,并请求给微软公司颁发初步禁令。2011年7月,摩托罗拉公司下属子公司通用仪器公司在德国法院起诉微软,请求德国法院认定微软公司侵犯了其两件视频欧洲标准必要专利权,请求法院向微软公司颁发禁令。2012年5月,德国法院判决支持了摩托罗拉公司的诉请。2012年3月,微软公司向美国法院申请颁发禁执令,请求禁止摩托罗拉公司申请执行德国法院的禁令判决。2012年5月,美国法院支持了微软公司的请求,向摩托罗拉公司颁发了禁执令。
我国民事诉讼的当事人亦成为英美法系国家禁诉令颁发的主要对象。比如,华为公司与三星公司经过多年的标准必要专利交叉许可谈判无法达成协议产生纠纷,2016年5月和7月,双方分别在中国和美国的多地法院互相提起诉讼。2018年1月,深圳市中级人民法院判决三星公司侵害了华为公司的两件4G标准必要专利权,并认定三星公司在许可谈判中违反了FRAND原则,而华为公司遵守了FRAND原则,责令三星公司停止侵害华为公司的两件4G标准必要专利权。2018年2月,三星公司向美国法院申请禁诉令(禁执令),请求禁止华为公司在美国法院诉讼未决期间申请执行深圳市中级人民法院的禁令判决。审理该案的美国法官认为,对于华为公司提出的合同违约的主张,恰当的救济措施很可能就是深圳市中级人民法院发布的禁令救济,但是美国法院必须有机会在三星公司不面临深圳市中级人民法院禁令威胁的情况下审理该主张。如果不给华为公司颁发禁诉令,三星公司不仅在中国面临重大损失,其影响也将波及全球各地。在任何法院有机会对双方的合同违约主张作出判决之前,深圳市中级人民法院的禁令可能会迫使三星公司接受华为公司的许可条款,在这种情况下,诉讼结束之前,在三星公司尚未摆脱迫使其达成专利劫持式和解的外部压力前,深圳市中级人民法院的禁令会通过妨碍美国法院在案件中得出公正的结果,干涉公平的考量。深圳市中级人民法院的禁令已经妨碍到美国法院对案件的合理裁决,因此,若不给华为公司颁发禁诉令,美国法院诉讼的正当性将被削弱。美国法院的诉讼比深圳市中级人民法院的诉讼早一天,鉴于三星公司对深圳市中级人民法院的禁令判决已提出上诉,而美国法院的诉讼也将于8个月后审理,即对华为公司颁发禁诉令的期限较短,因此美国法院给华为公司颁发禁诉令,在国际礼让上的影响可以忽略,基于此,美国法院裁定支持了三星公司的禁诉令申请。
域外法院向中国无线通信企业颁发禁诉令,严重影响和妨碍了我国民事诉讼当事人在我国依法所享有的民事诉讼权利,并进而有可能影响和妨碍民事实体权利。同时,虽然域外法院颁发禁诉令针对的对象是我国民事诉讼的一方当事人,但却会妨碍我国民事诉讼的正常开展,甚至会导致我国已经进行的民事诉讼被迫终止或判决无法得到执行。可见,域外禁诉令直接或间接影响我国法院对标准必要专利纠纷案件行使司法管辖权,干扰破坏了我国的司法主权。
(二)域外法院率先裁判全球费率并配合适用禁诉令制度加剧矛盾冲突
英国法院在标准必要专利国际平行诉讼的情况下率先在禁令救济纠纷中裁全球许可费率,并配合适用禁诉令制度,以排除或限制他国法院的司法管辖,从而使得国际范围内无线通信企业之间的对抗博弈进一步加剧。在这一方面,全球主要NPE与中国无线通信生产厂商之间的博弈表现得最为典型。
比如,在康文森无线许可有限公司(Conversant,以下简称康文森公司)与中兴公司之间发生的标准必要专利国际平行诉讼中,康文森公司是一家NPE,其从诺基亚公司购买了部分无线通信标准必要专利,康文森公司与中兴公司因无法达成标准必要专利许可协议产生纠纷。2017年7月,康文森公司向英国法院起诉中兴公司,请求法院确定其所持有的标准必要专利包的全球许可费率条件,并请求向中兴公司颁发禁令。为了对抗康文森公司,2018年1月,中兴公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求人民法院确认康文森公司向中兴公司发出的要约不符合FRAND原则,责令康文森公司停止不公平、不合理、歧视性高价的行为,裁决康文森公司所持有的中国标准必要专利的许可费率。2018年7月,康文森公司向英国法院申请向中兴公司颁发禁诉令。2018年8月,迫于禁诉令压力,中兴公司被迫两次修改在中国法院提出的诉讼请求。
(三)中方被迫反制与应对域外禁诉令
三、欧美等国家对待禁诉令和反禁诉令颁发的态度
四、标准必要专利禁诉令与反禁诉令颁发冲突的应对